今天要说的这个案子比较复杂，涉案的两个公司在过去很多年里相爱相杀，既有过合作，又互相打过官司，一直到今年3月，CAFC给他们做了一个了断。

2017年3月16日，CAFC对Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc.30一案做出了判决。

案件背景

2012年，专利权人Mentor Graphics Corp.(以下简称“Mentor”)在俄勒冈联邦地区法院起诉Synopsys, Inc.和EVE等公司（以下简称“Synopsys”，因为EVE于2012年被Synopsys收购）侵犯了包括美国专利No. 6,240,376 (以下简称“’376 专利”), No.6,947,882 (以下简称“’882 专利”), No. 6,009,531 (以下简称“’531 专利”), 和No.5,649,176 (以下简称“’176 专利”)等三件专利在内的相关权利要求。

Synopsys则反诉Mentor侵犯其美国专利No. 6,132,109(以下简称“’109 专利”), 和No.7,069,526 (以下简称“’526 专利”)。最后进入庭审阶段的专利只有’376专利，陪审团判决Synopsys侵权，并需赔偿Mentor 高达3600万美元。双方就一系列问题向CAFC提出上诉。

CAFC的判决

上诉的内容中，包括了多个争议要点，即关于’376专利的让与人禁止反言（Assignor Estoppel）、关于’109 专利的不确定性、关于’526 专利的可专利性主体、关于’531 专利和’176 专利的已决案件（claim preclusion）问题等多个方面。让我们逐一说明。

1.关于让与人禁止反言（Assignor Estoppel）

在地区法院的裁定中认为，由于让与人禁止反言原则，Synopsys不能挑战’376 专利的有效性（’376 专利的发明人曾就职于Mentor，并将’376 专利转让给了Mentor，之后离开了Mentor并成立了EVE，EVE后来被Synopsys收购）。Synopsys在上诉阶段，没有争辩让与人禁止反言适用于本案事实，而是抗辩称最高法院在Lear, Inc. v. Adkins一案中已经废除了类似的受让人禁止反言原则（Licensee Estoppel），因此让与人禁止反言原则也应当认为被废除。

CAFC否决了Synopsys的主张，并引用了Diamond Sci. Co. v. Ambico, Inc.一案，强调了在Lear 案之后让与人禁止反言原则仍然存在且有效。因此，CAFC支持了地方法院关于Synopsys不能挑战’376 专利的有效性的裁定。

2.关于’109 专利的不确定性

涉案的’109 专利要求“在HDL来源文档附近显示合成电路分析结果”。地方法院裁定由于“附近”一词意义不明确，因此’109 专利的权利要求保护范围不明确。CAFC对此持相反意见，原因是CAFC认为’109 专利的说明书描述了在HDL 来源文档附近显示合成电路分析结果的目的是什么，并且提供了附图，展示了合成电路分析结果和HDL来源文档互相挨着，本领域技术人员可以根据这些描述结合附图理解所谓的“附近”在’109 专利里是什么意思。因此推翻了地方法院关于’109 专利的不确定性的判决。

3.关于’526 专利的可专利性主体

涉案的’526 专利权利要求描述了一种“机器可读媒体”，说明书中对机器可读媒体所举的实施例包括RAM、ROM、磁带、光盘以及载波。地方法院认为’526专利权利包含了不具有可专利性的电磁载波信号。CAFC认同了地方法院的判决，认为电磁信号本身并不属于可专利性主体。’526专利的权利要求包含很多实施例，但并不是所有的实施例都具有可专利性，根据MPEP § 2106（9th ed. Mar. 2014）的规定，’526专利的权利要求应当以不符合35 U.S.C. § 101（可专利性）的要求而被驳回。

4.关于’531 专利和’176 专利的已决案件（claim preclusion）

在2006年，Mentor就’531专利和’176专利起诉过EVE。Mentor后来与EVE和解，EVE获得专利许可，Mentor有偏见地撤诉（dismiss with prejudice），并且规定，如果EVE被第三方收购，则专利许可将终止。

2012年Synopsys收购EVE的行为自动终止了Mentor和EVE之间的专利许可。然后Synopsys 申请了不侵犯’513 专利和’176 专利的宣告式判决（declaratory judgment），Mentor随之反诉。Synopsys认为其侵权指控“仅仅基于发生于2012年10月4日（即Synopsys收购EVE 的日期）之后的行为，并请求应当以已决案件禁止Mentor关于’513专利和’176专利的侵权指控，地方法院同意了Synopsys的请求。

CAFC认为，当先前的诉讼满足以下条件时，已决案件可以适用：（1）与在后的诉讼包含相同的诉求（claim）或诉因（cause of action）；（2）已经根据案情（on the merit）获得最终判决；（3）包含相同的当事人。如果在先前的诉讼中，因为侵权行为在当时没有发生，当事人没有提出某个具体的诉求，那么这个诉求不能认为曾经被主张过，因此不能被已决案件所禁止。

所以，已决案件不能禁止对先前诉讼判决之后发生的侵权行为的指控。在本案中，Mentor的侵权指控是基于Mentor 和EVE 之间的许可终结之后的侵权行为，这些侵权行为并且不属于先前诉讼的一部分，因此不能被已决案件所禁止。因此，CAFC 推翻了地方法院以已决案件禁止Mentor 关于’531 专利和’176 专利侵权指控的判决。

七星天说

本案案情复杂，实际上可以看做两个竞争对手由于一方的并购行为、人员去职等事件而引发的知识产权纠纷。双方在案子过程中基本上将可想到的诉由都进行了争论，其中CAFC关于让与人禁止反言、已决案件对其后案件的影响效力等方面的裁决，无疑是值得从业者关注的。