拿到美国审查意见，有一种情况很多人会挺高兴：

• 审查员明确指出了某条权要可授权，但你又发现其他权要似乎还有抗辩空间。

（要说明一下的是，我们这里说“可授权”，并不一定都是"allowable"，也可能是某条从权合并到独权后可授权）

高兴，是因为这时存在一个“最优做法”：再搏一搏，或者抗辩，或者提取其他限制更少的特征，争取更宽的专利保护范围；就算失败了也有原来的可授权项保底。

但是，这样处理真的聪明吗？

可能出现什么结果？

在美国专利审查中，如果直接接受可授权项，通常下一次就能收到授权通知。

但只要不是急着拿授权，大多数人都希望通过“搏一搏”争取更好的范围，因为还有可授权项保底。

问题是，美国审查员有权修改原来的审查意见。而申请人的这一“搏”，就有可能让审查员在下次OA中撤回原来的可授权结论。

|搏，可能让审查员直接反悔

为什么？

有时候，因为审查员对技术理解不到位，审查确实存在问题。

而申请人的抗辩，能够促使审查员重新理解技术方案，并以新的视角审视专利申请和现有技术。

但“重新审视”的结果，往往有两种：

理想情况下，审查员会认可申请人的观点，申请人拿到理想的授权结果。

另一种却会让申请人“捶胸顿足”，那就是——由于对技术有了新的理解，审查员不仅不接受抗辩，甚至直接改变了想法，推翻之前认为的可授权项。

|搏，还可能触发审查员找到新对比文件而反悔

根据《美国专利审查程序手册》，审查员在后续审查中有权进行追加检索。

当他面对申请人的抗辩，认为当前的对比文件不足以否定申请人的修改/抗辩时，就可能进一步追加检索，找新的对比文件。

新创性检索遵循“找到为止”的逻辑。比如，审查员第一次检索出了100篇文献，他看到第5篇就觉得够用了，不再往后看。但现在第5篇被否了，他就很可能继续从剩下95篇里再找新的对比文件。当然，如果在这100篇中找不到，可能还会再追加检索。

而且，如果申请人的修改源自说明书，或引入其他从权特征，审查员可能会因为之前检索不到位，再进行补充检索。

补充检索虽然是针对你抗辩/修改的内容。可问题是，当审查员找到新的对比文件时，这些内容还可能会引发他推翻原来的可授权结论。

“保底”并不保险

大家必须意识到，“可授权项”并不保险，当你继续修改/抗辩其他权项时，完全可能引发可授权项被撤回。

而且要知道，从心理和利益角度，在有合理理由的情况下，审查员往往都是更倾向于撤回原来的可授权项判断的。

所以，这种“聪明的做法”，完全有可能搬起石头砸自己的脚。

暂时接受，也有争取保护范围的机会！

接受“可授权”能尽快锁定成果，早拿证，但可能保护范围太窄，授权结果不是申请人想要的。

怎么办？

其实，申请人还有一个好用的后手——续案申请。

申请人可以基于该申请递交续案申请。只要权利要求和母案不同，且这族案件没有终结，申请人就能不断提交续案申请，并且续案仍然可以沿用母案的申请日。

这意味着什么？

母案先“拿分”：先接受可授权，确保能拿一个授权。

续案再“冲高分”： 审查员对续案和母案的审查是相对独立的，因此申请人可以用续案向审查员争取更宽的范围。

这样一收一放，就能兼顾确定性和可能性。

虽然会付出额外的成本，但至少保证了有一个授权。如果按“聪明的做法”，却收到驳回，那成本会更高。

更多的话

在“保护范围窄一些但拿到授权”和“争取保护范围宽一些但可能被驳回”之间如何选，是IPR要权衡决定的事。

关键在于必须知道后一种情况是有风险的，“实在不行还有保底”并不一定成立。

除了是否接受“可授权”，美国专利申请之路上，IPR还会遇到很多需要做决策的情况，例如：

• 收到RR，抗辩还是做取舍？

• 审查意见指出存在双专利问题，抗辩还是放弃保护期限？

• AA和代理所都让交RCE，到底该不该花这个钱？