美国专利递交彩色附图的规则和实务操作

有位专利申请人遇到了一个问题：

申请中国专利时，递交了一张基因组拷贝数可视化的彩色图，橙色和蓝色分别表示不同残基。

结果同样的申请、同样的附图，递交美国专利时，却被美国审查员“拒之门外”。

难道美国专利不允许提交彩图？

并非如此。美国也允许使用彩图，只是使用门槛却比中国严得多。如果你不了解美国专利的彩图要求，可能会遇到同样的问题或困惑。

因此，本文来讲讲美国专利提交彩图的规则和实务操作。

如果你更关心实务建议，也可以跳到第四部分，直接看实务中的关键提醒。

一、美国彩图递交的基本门槛：“非彩不可”

美国专利申请中的彩图，主要有两种：彩色绘制图（color drawings）和彩色照片（color photographs）。

彩色绘制图比彩色照片的要求略低一些，但必须满足37 C.F.R. § 1.84(a)(2)的要求：

•37 C.F.R. § 1.84(a)(2)：On rare occasions, color drawings may be necessary as the only practical medium by which to disclose the subject matter sought to be patented in a utility patent application.

•译文：在极少数情形下，若彩色绘制图是发明专利申请中用于披露拟获得专利保护的主题的唯一可行载体，则可以提交彩色绘制图。

也就是必须满足“非彩不可”——只有彩色绘制图是唯一可行载体时，才允许提交。

注意，不是说使用彩图表达效果更好、更直观，就可以提交彩图。而是当不用颜色无法清楚表达发明，必须依靠颜色才能表达清楚时，才可能允许使用彩色绘制图。

举个例子：如果你想用红色和蓝色柱状图表示两组实验数据，就是不被允许的。因为换成黑白图后，通过不同灰度、填充纹理等方式，同样可以清楚区分两组数据，并不满足“非彩不可”的条件。

开头的案例，审查员拒绝申请人提交的基因组拷贝数可视化彩色图，理由就是：申请人未能充分证明彩色是披露主题的唯一可行载体。

那怎样才算“非彩不可”呢？

USPTO只认可少数典型场景，比如表达特定细胞结构的荧光显微照片、热力学/流体力学色彩分布图、凝胶电泳谱图等。

不过这些只是可能适合使用彩图的场景，并不意味着属于这些类型就一定可以提交，最终仍然要看颜色是否确实是非要不可的。

二、彩色照片：还需进一步满足“非照片不可”

如果递交的是彩色照片，需要满足的条件就更严格了。

首先，仍然要满足上面所说的，彩色绘制图的基本门槛——“非彩不可”，也就是彩色是唯一可行载体。

此外，还要满足“黑白照片的受理条件”，也就是——“非照片不可”。

•37 C.F.R. § 1.84(b)(1)：Black and white. Photographs, including photocopies of photographs, are not ordinarily permitted in utility and design patent applications. The Office will accept photographs in utility and design patent applications, however, if photographs are the only practicable medium for illustrating the claimed invention.

•译文：黑白照片。发明专利与外观设计专利申请中一般不允许提交照片（包括照片复印件）。但如果照片是展示要求保护的发明的唯一可行载体，专利局可以接受发明专利及外观设计专利申请中的照片。

•37 C.F.R. § 1.84(b)(2)：Color photographs will be accepted in utility and design patent applications if the conditions for accepting color drawings and black and white photographs have been satisfied.

•译文：彩色照片。在满足彩色绘制图以及黑白照片的受理条件的前提下，发明专利申请和外观设计专利申请可以提交彩色照片。

“非照片不可”是指，照片是唯一可行载体。

简单来说，就是用绘制图无法准确、充分地表达需要披露的技术内容，必须使用真实照片才能表达清楚。

怎样才算“非照片不可”呢？

USPTO可能会认可的照片类型包括：电泳凝胶、印迹（例如，免疫、Western、Southern和Northern）、放射自显影、细胞培养（染色和未染色）、组织学组织横截面（染色和未染色）、动物、植物、体内成像、薄层色谱板、晶体结构。因为这些内容本身就是实验结果或真实对象的成像，用绘制图往往无法准确替代。

三、别忽略了：彩图有专门的递交流程

如果彩色绘制图满足“非彩不可”，或者彩色照片同时满足“非彩不可”和“非照片不可”，就可以提交彩图了。

但递交彩图不能像黑白绘制图一样直接递交，还需要完成以下四个步骤。

第一步，确定提交方式和彩图数量。

不同途径需要提交的彩图套数不同。通过电子系统（Patent Center）只需提交1套电子彩图，即每张彩图提交1份。若按纸质提交，则必须提交3套彩图，即每张彩图提交3份。

第二步，插入法定声明。

说明书“附图简要说明（Brief Description of the Drawings）”部分的最开头，必须插入一段37 C.F.R. § 1.84(a)(2)(iii)规定的固定文本：

•The patent or application file contains at least one drawing executed in color. Copies of this patent or patent application publication with color drawing(s) will be provided by the Office upon request and payment of the necessary fee.

•译文：本专利或专利申请文件包含至少一幅彩色绘制的附图。如提出请求并缴纳必要费用，专利局将提供带有彩色附图的本专利或专利申请公开文本副本。

这段文本的作用是告知公众：该申请包含彩图，需要包含彩图的副本可向USPTO付费索取。

第三步，提交 Petition 请求书。

你需要在Petition请求书中，说明为什么“非彩不可”，如需提交彩色照片，还需说明为什么“非照片不可”。

这一步是重中之重，如果理由不够充分，审查员会驳回递交的彩图。

所以，论据要尽量足够扎实。比如，你可以提供技术性论据，详细说明某附图中红色至蓝色的渐变对应温度从100°C到300°C的连续变化，灰度无法区分中间各温度带的边界。而不是泛泛说“彩色更清晰”。

此外需要注意的是，如果当前申请是分案，即便母案已经批准过彩图Petition请求，分案也必须重新提交一份新的Petition请求，不能沿用母案的批准决定。

第四步，缴纳官费。

需要依据37 C.F.R. § 1.17(h)，缴纳彩图的费用：

•微型实体30美元；

•小型实体60美元；

•除小型和微型实体以外的其他实体150美元。

四、美国彩图的几个实务提醒

如果想在实务中少走弯路，下面这几个关于美国彩图的注意点需要重点关注。

第一，如果决定使用彩图，不管是彩色绘制图还是彩色照片，都不能只把图交上去就算完事，而是要按要求提交 Petition 并缴纳相应官费。

第二，提交了 Petition，也不意味着 USPTO 一定会接受。

比如柱状图、流程图这类彩图，审查员通常会认为完全可以用黑白、灰度或纹理替代，很难证明“非彩不可”，因而很难获得支持。但细胞、组织等实验结果照片，本身更依赖真实成像，相对更有机会被认可。

实务中最稳妥的策略就是：能不用彩图，就不用彩图。