作为IPR,当公司要求你申请美国专利保护核心技术,结果你拿到授权才发现,保护效果并不理想。还没等你缓过来,领导又发来大厂的美国专利做对照:它们进可攻、退可守,真正做到了“专利护城河”。
这一刻,压力是不是一下子就上来了?
其实大厂的美国专利之所以保护效果好,一个重要原因是:大厂IPR非常善于利用一个特殊的美国专利制度——续案,持续放大美国专利的保护效果。
因此,本文接下来和大家谈谈美国续案制度。如果你想成为真正懂技术保护的成熟IPR,这也是你无法回避的一课。
最大误解:把美国续案当做中国分案用
有些用过中国分案的IPR,把美国续案当成了中国分案的美国版本——两者确实很相似,都是基于一个未决申请(母案),衍生出新申请,并且新申请能够享受母案申请日的制度。
但这样严重低估了美国续案的价值。
美国续案,有两个中国分案不具备的核心特征:
也正因为这两点,很多美国企业往往会提前把续案纳入整体专利布局中,甚至规划一条续案链,而不仅仅把它当做范围不好的补救手段。
美国续案为什么能一直续?
先对比一下中国分案:递交中国分案只依附于尚未结案的原始母案,一旦母案结案,分案窗口也将随之关闭。即使可以通过对母案提交延迟审查、控制答复时间等延长分案,中国的分案最长也只有7年期限。
但美国续案没有这个限制。
只要母案或基于母案的任何一件续案仍处于未决状态(即未授权、放弃或终止),申请人就可以无限基于该未决申请递交新的续案。
也就是说,企业只要刻意维持申请链条中始终存在未决案件,就可以长期、持续地推进续案布局。
比如美国高通公司就把续案制度用到了极致。高通往往在无线通信标准形成初期就提交大量美国申请,后续随着行业标准逐渐清晰或调整,高通会不断递交续案,精准覆盖对手的技术方案或新的行业标准。
那么,如何递交续案呢?
递交续案的基本要求
按照美国MPEP规定:
所以递交续案需要满足一个基本要求:续案的权利要求,必须与母案或其他已递交的续案,在保护范围上不一样。
这是因为,美国续案制度并不是鼓励申请人通过多件申请去“重复占位”,而是鼓励申请人从不同保护角度持续构建权利要求体系。
如果续案权要与母案(或兄弟续案)权要的保护范围被认为相似度高,在实际审查时,往往会因触发“ double patenting(重复专利,简称DP)”问题。但DP并不难解决,只需要交一个TD(期末放弃)即可。
顺带一提,美国也存在分案制度(Divisional Application),但美国分案一般是为了应对审查员发出的“限制性要求”(Restriction Requirement)而被动提交的,分案权要和母案权要针对的是不同发明点。
虽然申请人可以自愿提交分案,但很少见,实务中还是以持续递交续案为主。
而在决定递交续案之前,IPR还有一个问题也很关键:你真正需要的,是哪种续案?
你需要哪种美国续案?
关键是看是不是要“new matter”
美国续案制度具体又可以分为两种,一种是普通续案申请,一种是特殊的部分续案申请。
两者最大的区别就是能不能“new matter”(即,是否允许在母案基础上新增内容)。
普通续案申请(CA案)
Continuation Application
普通续案不允许新增“new matter”,但只要你构建的新权要跟母案或兄弟续案不同,就能一直续下去。
CA案权要指向的发明与母案权要指向的发明既可以相同,也可以不同,但必须针对母案说明书已经披露的发明:
实务中,它既可以是针对与母案权要相同的发明提出的更广泛或更窄范围的权利要求,也可以是针对与母案权要不同发明的新权利要求,还可以是针对母案中撤回内容的权利要求。
举个例子,如果母案中披露了一种新的打孔机器的结构和对应的自动检测方法,但权利要求只保护了机器的结构,没有保护机器的自动检测方法,这时申请人就可以提交若干份CA案,通过CA案重构的权要来保护机器的自动检测方法,并要求CA案享受母案的申请日。
仍然是这个例子,如果母案为了尽快授权,没有跟审查员过度博弈,最终授权保护的机器结构范围比较小。这时可以通过CA去掉一些特征争取更大的保护。
所以,CA案适用于:在不引入新技术内容的前提下,不断增加既有技术的保护范围。
部分续案申请(CIP案)
Continuation-in-part Application
CIP案是美国三大继续申请制度(分案、续案和部分续案)中,唯一允许超过母案披露范围的——允许添加母案未披露的new matter,但前提是CIP案必须包含母案的全部或部分内容。
换句话说,只要CIP案的说明书中包含母案内容,申请人可以基于母案,不断加入尚未披露的新技术特征,使技术保护链条随着研发进展持续延伸。
比如前面的例子中,如果机器后续发生了技术迭代,申请人就可以提交若干CIP案来保护改进后的机器。
但CIP案的灵活,也有代价——
CIP案的代价:时间换保护
在一件CIP案中:
但不管是重复部分,还是新增内容部分,整件专利的到期日,仍然以母案为准。因此,CIP案是一种“用时间换保护”的策略,它通过缩短了新增内容的保护期限来换取尽早保护。
但对于已经完成了发明并希望继续保护改进点的企业而言,提交CIP案仍然是一条很好的途径。
还需要提醒IPR的是,提交CIP案时,必须考虑好后续是否要在国内保护CIP案中的新增内容,若有保护需求,则一定要先进行保密审查,以避免后续在中国境内丧失权利的风险。
美国续案制度怎么用效果最好?
至少有两个高价值应用场景。
第一:扩大保护范围
当母案顺利授权,但权利要求被限缩、保护范围不理想时,申请人可以基于同一说明书,不断递交续案,重构权利要求,从不同角度逐步扩大保护边界。
第二:定向打击竞争对手
在市场尚未明朗、竞对产品尚未落地前,一次性把权利要求“定死”,往往风险极高。
通过刻意维持申请处于可续案状态,等竞对产品路径清晰后,再针对其技术方案构建权利要求——即使竞对刻意规避了母案授权范围,也仍有可能通过续案形成针对性打击,避免“明明有技术,却打不到人”的尴尬局面。
后续我们会针对这两个应用场景,为大家推出更具体的实例讲解。
更多的话
很多 IPR 是在“授权结果不理想”之后,才第一次想到使用美国续案制度。
但真正成熟的做法,是在申请之初,就考虑把续案当作一项长期的主动布局工具。
当你开始用这种视角看待美国专利布局时,续案就不再只是一个程序选项,而是逐渐成为区分IPR“会申请专利”和“懂技术保护”的一项核心能力。