为什么美国专利 FOA 答复总是容易产生延期费？

申请美国专利，收到FOA（Final Office Action）之后，很多案件在后续答复过程中，都会产生延期费（Extension Fee）。少则几百美元，多则上千美元。

一旦出现延期费，不仅会加重企业的预算压力，IPR往往还需要不断解释：为什么会产生延期费？是不是案件节奏出了问题？是不是时间没控制好？尤其是企业一次性申请一批美国专利的时候，这类问题会更加明显。

那么，收到FOA之后，为什么这么容易延期并产生延期费？又该怎么尽量避免？本文就来说一说。

答复FOA就可能延期

根据MPEP 714.13 以及37 CFR 1.113、1.136的规定：

- MPEP 714.13 ：A shortened statutory period for reply to a final action is normally set to expire THREE MONTHS from the mailing date of the final action.

- 机译：对最终审查意见的缩短法定答复期限，自最终审查意见发文日起3个月届满。

- 37 CFR 1.113：Extensions of time may be obtained under 37 CFR 1.136(a), but in no case can the reply be timely filed later than SIX MONTHS from the mailing date of the final action.

- 机译：申请人可以依据37 CFR 1.136(a)申请答复期限延期，但无论如何，答复不得晚于最终审查意见发文日起6个月。

也就是说，美国专利收到FOA后，通常会有3个月免费答复期，以及最多3 个月的延期阶段。如果超过6个月仍未答复，案件会被视为放弃（Abandonment）。

因此，如果IPR没有尽快推动FOA答复节奏，错过了3个月免费答复期，而是在后面的3个月延期阶段内才完成FOA答复，就会产生延期费。

因此，要想避免产生延期费，拿到FOA之后，首要任务就是要在3个月免费答复期内督促代理所完成FOA答复。

但问题是：

是不是说，只要在3个月免费答复期内答复了FOA，后面就一定不会延期产生延期费了呢？

没有这么简单。

即使答复FOA没延期，答复AA仍可能延期

直接答复FOA有两种结果：

- 要么审查员接受申请人的答复，案件直接进入授权阶段；

- 要么审查员不接受答复。

如果FOA答复未能令审查员满意，审查员可能会进一步发出指导意见（Advisory Action，AA）。

AA本身并不是一份新的正式审查意见，而是审查员针对申请人FOA答复所作出的进一步回应，用于说明当前答复仍未克服审查意见。

所以，很多情况下，申请人并不能像答复NFOA或FOA那样继续直接答复AA，而是在答复AA时同步递交 RCE才能重新启动审查程序。

当然，并不是所有AA都适合递交RCE，具体哪些情况下不需要，我们会在后续文章中说明，请持续关注。

递交RCE并答复AA，是最容易导致FOA答复延期的原因。

因为在程序上，AA属于FOA的一部分。所以AA的答复期限并不会因为 AA的发出而重新计算，仍然是以FOA发文日为起算点，继续计算“3个月免费期+3个月延期”。

也就是说，IPR必须把答复FOA和答复AA这两个程序，都控制在3个月免费期内，才不会延期并产生延期费。

问题是，IPR与代理所沟通答复策略、答复FOA需要时间；提交FOA答复之后，审查员审查答复稿需要时间；如果被下了AA，AA的答复还需要时间。

所以实务中很容易出现两种情况。

第一种情况：审查员在3个月免费期之后，也就是3个月延期内才发出 AA。

这种情况下，即使前面的FOA答复没有延期，后续答复AA也必定会延期。

第二种情况：审查员虽然在 3 个月免费期内发出了AA，但IPR只能在后面的3个月延期内答复AA。

比如，审查员卡在第三个月末才发出AA，那IPR最早也只能在第四个月答复。这种情况同样也会产生延期费。

这也是为什么：很多美国专利案件里，企业最后不仅要承担 RCE 的费用，还额外多出了一笔延期费。

不想产生延期费，IPR怎么做？

只要一延期就会产生延期费，随着延期时间越长，延期费还会越高。以大实体为例，延期一个月只需要缴纳220美元延期费；但如果延期两个月，延期费会上涨至640美元；如果延期三个月，延期费会高达1480美元。

不想产生延期费，IPR怎么做？

通常情况下，哪些技术点值得继续抗辩、保护范围需要如何调整、后续准备采取什么答复思路等，往往在答复 NFOA 时就已经基本确定。而直接答复 FOA 时由于存在不能引入 restriction 等诸多限制，IPR能做的选择有限。因此，从实务角度来说，FOA的处理节奏，理论上是可以比NFOA更快的。

IPR应该尽快完成FOA的评估与答复，把整个答复流程控制在3个月免费答复期内，这样才能把延期费风险降到最低。

具体如何控制期限？

实务中，提交FOA答复后，审查员通常会在一个月左右发出AA。

因此，IPR收到FOA后，应该督促代理所在发出FOA日起一个月内完成FOA答复。这样审查员才有可能在第二个月左右发出AA。收到AA后，IPR又需要尽快推动代理所在AA发出日起的一个月内完成AA的答复，并同步递交RCE。

更多的话

有些IPR和美国律师，为了避免延期费，会选择不直接答复FOA，而是递交RCE的同时答复FOA。

原因是：只要在3个月免费期内递交RCE并完成FOA的答复。即便FOA答复没有被接受，后续审查员也不会下发AA，而是再发出新的审查意见，也就是进入下一轮NFOA或FOA。发出新的审查意见后，对应的答复期限会重新计算，这样就不会延期并产生延期费。

答复FOA同时递交RCE，是不是真的更划算？

并非如此。首先，RCE的费用很高，大实体第一次RCE的费用就高达1500美元；其次，也并不是所有情况都适合递交RCE。为了避免更便宜的延期费而去交不一定需要、且更贵的RCE，容易“丢了西瓜捡芝麻”。