美国专利首次 OA 答复策略解析，保守抗辩还是一步到位？

作为IPR，当你的美国专利被下了审查意见，代理所给你发来了两种答复策略。

第一种：首次 OA 答复，抗辩的同时就大幅度修改权利要求，一步到位争取授权。

第二种：首次 OA 答复保守一点，只抗辩，不修改权利要求。先试探审查员的态度，如果审查员不接受抗辩，第二次 OA 答复再改权要，循序渐进地争取授权。

你会选择哪种策略用于美国 OA 答复？

想必很多 IPR 会觉得第二种更稳，因为中国专利很多时候就是这么推进授权的。

但问题是，美国专利会给你“循序渐进”的空间吗？

1、美国第二封实质OA，不给你慢慢修改的空间

上篇文章（从 FOA 看中美专利审查流程的本质区别）说过，美国专利第一封实质OA是非最终审查意见通知书（Non-Final Office Action，NFOA），如果没有答复成功，通常第二封实质OA就是 FOA（Final Office Action，最终审查意见）了。

按照我们的习惯理解，第二封 OA和第一封 OA一般没有本质区别。

但美国专利不一样——FOA只能“有限度”地答复。

何为“有限度”？

首先，按照 USPTO 的规定，申请人答复 FOA 时，不能引入“new restriction”——也就是审查员原来没有检索过的内容，否则审查员可能会直接以“需额外检索”为由拒绝实质审查，并给你下 AA（Advisory Action，指导意见），作为对申请人答复的回应。

其次，如果答复美国专利 FOA 没有克服审查意见，美国审查员原则上不会再继续对该申请进行新的实质审查，也不会再下发新的审查意见，而是下发 AA。

AA本身不属于正式OA程序，因此申请人不能按常规OA流程直接推进答复。很多时候，需要递交 RCE（Request for Continued Examination，继续审查请求）的同时再进行答复，案件才能继续往下推进。

2、递交RCE后，容易成本激增、周期延误

首先，RCE 程序需要申请人向美国专利商标局（USPTO）缴纳额外官费。

以大实体为例，第一次 RCE 的官费就需要 1500 美元，第二次及之后递交 RCE，官费还会更高。

与此同时，还会产生新一轮的代理机构服务费。

其次，递交RCE后，案件会重新进入新一轮实质审查流程，也就是会重复NFOA-FOA的流程，因此授权周期往往也会被明显拉长。

申请人递交RCE后，通常还需要等待数个月，审查员才会重新开始审查并下发新的NFOA；

而申请人收到NFOA后，很多企业内部还需要重新评估、讨论修改方案、确认保护范围，再安排代理人进行答复，这个过程往往也需要一两个月；

之后，审查员还需要继续审查，再下发FOA；申请人收到FOA后，又需要再次评估、修改和答复。

很多案件多走一轮RCE，往往就会额外拖延半年左右；复杂案件，甚至可能再拖一年以上。

如果企业晚一年拿到专利证书，就可能导致在产品出海维权或应对竞争对手时，错失最佳的商业窗口期。

3、美国第一封实质OA，才是黄金答复窗口

NFOA答复是申请人的主动权和自由度最大的答复。

只要不超出原始公开范围（New Matter），理论上可以对权利要求进行较大幅度的调整：新增技术特征、增加新的权利要求甚至整体重构权利要求布局。而对于申请人的调整，审查员有义务进行重新检索和实质审查。可以说，FOA阶段被限制做不了的修改，在NFOA阶段其实都是可以做的。

因此，NFOA是美国专利真正的黄金答复窗口，很多关键答复都应该在NFOA完成。

那么在NFOA中应该如何答复？

核心不只是回应当前审查意见，而是“以终为始”——从一开始，就按照尽量避免后续进入FOA、AA、RCE来考虑NFOA答复。

原则上，要先将NFOA中每一个审查意见尽量回应到位，确保现有驳回理由被逐项处理，不给审查员留下FOA阶段继续发挥的空间；在这之后再进一步主动构造“可授权权要”，使得当审查员后续下发FOA时，案件本身已经具备明确的授权路径。且后续答复FOA更多只是围绕既有权要进行抗辩，提高直接获得授权的概率。

更多的话

认清中美审查机制的本质差异，放弃“先试探一下再说”的侥幸做法，把真正关键的修改和判断尽量前移到NFOA阶段，本质上才是应对美国专利审查更有效的方式。

NFOA如果答复到位，后面很多“反复答复”甚至RCE，其实是可以在一开始就避免的。