从 FOA 看中美专利审查流程的本质区别

比起中国审查流程，美国专利审查流程比较复杂，预算也很难做得恰如其分。

所以，IPR要想管好企业的美国专利申请，就不能直接套用中国的审查经验去管理美国的专利审查，否则很可能会出现决策失误、预算超标甚至投入打水漂的结果。

那么，美国专利审查和中国专利审查流程到底有什么不同呢？

理解了FOA，IPR就理解中美专利审查流程的本质差异了。

第2封实质OA，一般就是FOA

大家比较熟悉的审查流程是：案子进入实质审查阶段后，如果审查员认为专利申请存在授权缺陷，就会下发第一封审查意见（OA1）。如果答复OA1没有克服缺陷，审查员会继续下发多封实质OA，比如OA2、OA3甚至更多，直到案子授权或者驳回。

但美国专利的节奏不是这样的。

根据MPEP 706.07(a)的规定：

- 706.07(a) Final Rejection, When Proper on Second Action：Second or any subsequent actions on the merits shall be final, except where the examiner introduces a new ground of rejection that is neither necessitated by applicant’s amendment of the claims, nor based on information submitted in an information disclosure statement filed during the period set forth in 37 CFR 1.97(c) with the fee set forth in 37 CFR 1.17(p). 

- 机译：第二次或任何随后的实质性拒绝应为最终的，除非审查员引入了新的驳回理由，且该理由并非由于申请人提交的修改或信息所必然导致。

所以美国专利实务中，申请人通常收到的第一封实质审查意见，是非最终审查意见通知书（Non-Final Office Action，NFOA）。

如果答复NFOA，仍然没有克服审查缺陷，那么申请人收到的第二封实质审查意见，一般就是最终审查意见通知书（Final Office Action，FOA）了。

FOA并非驳回决定，允许申请人答复

看到Final Office Action中的“final”，很多人都会联想到中国专利里大家熟悉的“驳回决定”。

所以一拿到FOA就觉得：面对审查员，已经没什么答复希望了。后续只能走类似中国复审的程序再争取一下，或者干脆放弃申请。

但这样的想法是不对的！美国FOA和驳回决定完全是两回事。

中国专利驳回决定，代表当前的实质审查程序已经终结。

实务中，当中国审查员认为申请人的答复空间已经不大，案件本身也确实缺乏新创性时，通常就会作出驳回决定。而申请人拿到驳回决定之后，就不能再继续答复了。想继续争取授权，只能进入复审程序；如果复审之后仍然维持驳回，通常就只能走诉讼程序继续争取。

但美国专利FOA是可以答复的。

只要申请人觉得还有抗辩空间，就可以答复FOA，争取克服审查意见。

我们有过不少通过抗辩FOA，为申请人拿到授权的成功案例。

但FOA也不是普通OA，只能有限度答复

如果美国专利FOA不是最终驳回，那它本质上是否就是普通OA？比如中国专利的OA2、OA3？或者美国专利的NFOA？

也不是。

FOA和普通OA最大的差别在于：答复FOA的自由度，远没有普通OA高。

比如答复美国NFOA，或者答复中国OA2、OA3时，一般只要不超过说明书记载的范围，申请人可以有多种答复方式，比如从说明书中增加特征到权要。

但按照USPTO的规定，申请人答复FOA时，不能引入“new restriction”——也就是审查员原来没有检索过的内容，否则审查员可能会直接以“需额外检索”为由拒绝实质审查。

其次，如果答复美国专利FOA没有克服审查意见，美国审查员原则上不会再继续对该申请进行新的实质审查，也不会再下发新的审查意见，而是下发AA（指导意见），作为对申请人答复的回应。

此时，申请人如果还想继续推动申请，需要递交RCE才能开启新一轮审查。

而答复中国普通OA和美国NFOA没有克服审查意见，审查员还是可能继续实质审查，并下发新的审查意见的。

所以美国FOA是一个只能做有限度答复的OA。

更多的话

对于IPR来说，美国专利的每一次答复机会都很宝贵，尤其是NFOA和FOA。

- 怎么答复NFOA，才能尽可能避免案件走到不得不递交RCE的阶段？

- 如果已经收到了FOA，IPR又该如何判断：是直接抗辩FOA？还是递交RCE的同时抗辩？又或者果断放弃？