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PCT再落回中国,“多此一举”背后的考量如果你是IPR,申请PCT遇到这个问题,会怎么选?
有人说:“再落回中国不就是重复申请?会浪费钱。” 有道理,但不全对。 这种说法只考虑了一种情况——直接翻译CN文件就递交了PCT,此时落回中国确实浪费钱。 但如果PCT申请在原始CN文件基础上做了不小的改动呢? 这时是否再落回,IPR应该好好抉择,选对了,能花小钱办大事。
PCT申请普遍比原CN申请更好如果你有过几个海外专利申请经历,可能会有一个感觉:同一件申请,从CN到PCT,质量会越写越好。 因为在国内申请阶段,很多企业预算紧但申请量大,找合作代理所时对费用很敏感,承受不起高价的高质量代理所。但到了PCT阶段,产品要面向专利更密集、保护更友好、含金量又更高的海外市场,企业通常会把预算提高一些,把PCT案交给更贵也更有经验的代理所。 经过PCT代理所处理,PCT申请通常不再是CN申请的简单复制了。 这种更好,主要是两个方面。
如果CN申请的权利要求存在逻辑或表述错误,PCT代理所接手PCT的第一时间就会先把错误改掉。 除了修改基础错误,好的PCT代理所处理PCT,还会为申请人再争取更大的专利价值和保护范围。比如,会仔细权衡每个特征是不是必要?是不是容易规避?有没有更好的权要层次……总之,会重塑专利申请的质量。
真正拉开质量差距的,还有技术更新和技术挖掘。 从申请CN到申请PCT,时间隔着大半年甚至更久,期间技术很可能会有迭代和改进,PCT代理所会把这些改进点补充进PCT申请里。 好的PCT代理所,还会深入挖掘原方案中尚未体现的技术点。比如,与发明人沟通,看看原技术方案还有什么技术问题?能用什么方案解决?哪些实施例还存在可替代的其他实施例…… 经过这一轮升级,PCT申请就成了CN申请的“增强版”——保护范围与技术含量,都已远超原CN申请。 这时候,再把PCT落回中国就很有意义了。
可以花小钱办大事让PCT落回中国,成本并不高。 因为这种情况有实审费减免,申请人通常只缴申请费即可;这时代理所的工作量也不大,服务费相对友好。 但回报却很可观:可能带回更高价值的中国申请。 对于懂策略的IPR来说,让PCT落回中国,是“花小钱,办大事”的典型操作。
但小心两点:时间点与内容范围至此,我们充分了解了PCT再落回中国的优势,但在实务中,并非所有情况都可以采用这种操作方式。这两点还需格外注意: 1.优先权对应的中国专利不能已授权《审查指南》第一部分第一章第6.2.2.1节“在先申请和要求优先权的在后申请”明确规定了: “在先申请和要求优先权的在后申请应当符合下列规定: (3)该在先申请的主题,尚未被授予专利权。 ” 也就是说,如果PCT要求已有中国专利的优先权时,该优先权若已授权,PCT落地的中国申请无法要求优先权,导致落地失败。 所以,如果想要落回中国,PCT要求优先权要赶在优先权授权前。 2.新增内容警惕“自撞”前面说过,PCT撰写时通常会基于已有技术要点进行挖掘扩展,形成新的内容。但需要注意的是,如果已有中国专利中已经公开了这些已有技术要点,即使PCT成功要求了优先权,这份公开的中国专利也会成为PCT新内容的现有技术,削弱甚至破坏新内容的创造性。 所以,PCT新内容的价值越关键,IPR越要注意已有中国专利的公开节奏。
先评估,再“控公开、控加速”因为有前面的两道门槛在,IPR如果预期后续PCT可能再落回中国,或技术价值高需要海外布局时,要注意:
结语在专利这场长期博弈里,真正懂保护的IPR,都会用最小代价换最大保护。 |