专利答复的高阶策略：用好审查指南与诉讼判例

在应对专利审查意见通知书时，多数代理人倾向于局限于技术方案本身的重复解释，但在处理实质性法律障碍时，单纯的技术说辞往往力度不足。特别是针对保护客体以及由“常规技术手段、公知常识、显而易见性”引发的创造性难题，这种局限性尤为明显。

在此类高难度答复中，通过精准引用法律法规、审查指南及司法判例等权威依据，能够有效构建严密的逻辑闭环，从而提升说服力并达成审查共识。这正是专利答复从“解释”向“深度抗辩”跨越的关键。

高级答复：从“事实争辩”到“规则适用”

高级的答复，本质上是将立足点从“事实争辩”提升到“法律与规则适用”的层面。通常我们可以引用审查指南或是引用法院判例。

为什么这样更有用？

引用审查指南就相当于直接引用审查员的“工作手册”与“评分标准”。

当你的答复引用指南中的正面案例时，你不再是主观地强调“我的技术方案很好”，而是在客观地论证“我的技术方案符合您必须遵循的审查标准”。这将一场可能充满分歧的技术辩论，转化为一次有据可依的规则核对。

引用法院判例在任何国家都是强有力的武器。法院的判决是对法律的最终解释，对专利审查具有指导甚至约束作用。

尤其是在美国这样的判例法国家，判例具有更高维度的权威。美国专利§101客体问题的审查逻辑，其核心框架“Alice/Mayo两步法”是由美国最高法院在Mayo案和Alice案中确立的。当你引用一个法院判例时，是在提醒审查员：“最高法院已经对类似问题给出了指导意见，您的审查不应与此相悖。”

搞懂了底层逻辑，我们来看几个实战的示例。

实战举例一：应对中国客体问题的驳回

场景：你申请了一项与共享单车调度相关的发明，希望解决城市中单车分布不均、调度效率低下的问题。该发明对应的独立权利要求如下：

1.一种优化共享单车部署的方法，其特征在于，包括以下步骤：

a) 获取多个地理区域内的数据信息，所述数据信息包括用户的历史骑行数据、当前天气数据和节假日信息；

b) 利用所述数据信息，通过服务器内的需求预测模型，计算每个区域在未来预设时间段内的单车需求概率；

c) 基于所述需求概率，生成一份跨区域的单车调度计划；

d) 向调度人员的移动终端发送所述调度计划。

审查意见：审查员认为，该方法权利要求的核心在于一种商业运营中的资源调配规则，本质上属于“智力活动的规则和方法”，不符合专利法第二条第二款的规定。

普通答复：

• 本方法并非纯粹的商业方法，而是依赖于服务器、GPS数据和移动终端等计算机技术，因而涉及计算机技术的应用。并且，本方案通过复杂的模型运算，提升了共享单车的调度效率，属于具体技术领域的技术改进，完全不同于智力活动的规则和方法。

高级答复：

• 本技术方案并非智力活动的规则和方法。根据《专利审查指南（2023年版）》第二部分第九章第6.2节所提供的审查示例3，其涉及一种共享单车的使用方法，该方法包括获取用户和车辆的GPS位置、服务器认证、根据停车区域进行计费等步骤。根据审查指南中对该审查示例的分析，该方法通过执行终端设备和服务器上的计算机程序，实现了对用户使用共享单车行为的控制和引导，利用的是遵循自然规律的技术手段，解决了如何准确找到并开启共享单车的技术问题，并获得了相应的技术效果，因此属于专利保护的客体。

• 同样地，在本发明中，虽然涉及资源调配这一商业层面，但其核心与发明点是利用“需求预测模型”（技术手段）处理“历史骑行和天气数据”（技术数据），解决了“如何降低服务器在处理海量动态数据进行供需匹配时的计算负荷和延迟”的技术问题，并获得了“提高预测准确度和系统响应速度”的技术效果。因此，本发明与该审查示例的裁定逻辑在客体形式上是类似的，都是利用技术手段解决技术问题，属于具有显著技术效果的技术方案，而非智力活动的规则和方法。

实战举例二：应对中国基于公知常识的创造性驳回

场景：你发明了一种用于航空航天领域的铝合金，通过添加微量“钪”元素，显著提高了合金的焊接性能和抗疲劳强度。该申请的独立权利要求如下：

1.一种高强度铝合金的制备方法，其特征在于，在铝-锌-镁系合金的熔炼过程中，添加0.1%至0.5%重量的钪元素。

审查员找到了公开了该铝-锌-镁系合金基础配方的对比文件D1，其区别技术特征在于你的方案“添加了0.1%至0.5%重量的钪元素”。

审查意见：审查员认为权利要求1不具备创造性。理由是：本领域技术人员普遍知晓通过添加稀土元素来改善铝合金性能，这属于公知常识。审查员为此引用的证据是：一篇2005年的学术会议论文集中的文章（证据1），其中一段提到“在铝合金中尝试添加不同的稀土元素是一种改善晶粒、提升材料性能的常规研究思路”。审查员认为，钪属于稀土元素，因此将其添加到D1的合金中是显而易见的。

普通答复：

• 证据1仅仅是提出了一种“常规研究思路”，并未公开任何关于添加“钪”元素的具体技术效果，更没有公开将其用于铝-锌-镁系合金中能提高焊接性和抗疲劳强度的技术启示。因此，本发明并非显而易见。

高级答复：

• 我们认为，审查员用以主张“公知常识”的证据（证据1）在形式上是不适当的。最高人民法院在“柯马杜股份有限公司案”中已对公知常识性证据的认定标准作出了明确指示。在该判例中，涉案专利的区别技术特征在于使用“氧化铈”作为陶瓷颜料，审查员引用了一本名为《工业产品着色与配色技术》的书籍作为公知常识证据。最高法最终认定，该书籍虽然公开了相关技术，但其性质并非本领域公认的教科书、技术词典或技术手册，而是一本面向行业人员的参考书。因此，不能当然地将其记载的内容推定为公知常识。法院强调，对于教科书、技术手册之外的文献，需要结合其载体形式、内容、受众和传播范围等因素综合判断其权威性。

• 类比该判例的逻辑，本案中审查员引用的证据1仅为一篇学术会议论文，其权威性、普适性和公认程度显然远低于教科书或技术手册。会议论文通常发表的是探索性的、非定论的研究成果。因此，将这样一篇文献记载的“研究思路”等同于本领域公认的、确凿无疑的“公知常识”，是不恰当的，不符合最高法判例所确立的严格证明标准。

实战举例三：应对中国基于容易想到的创造性驳回

场景：你发明了一种用于室内仓库自动化盘点的无人机，其核心在于一种新颖的激光雷达（Lidar）数据处理算法，能让无人机在GPS信号弱、货架密集的狭窄通道内实现厘米级精度的自主导航和避障。该申请的独立权利要求如下：

1.一种用于仓储环境的自主导航方法，其特征在于，包括：无人机利用激光雷达获取周围环境的三维点云数据；通过点云数据实时构建局部环境地图以识别货架和通道；并基于该地图规划避免碰撞的飞行路径。

审查员找到了对比文件D1，其公开了一种用于农田大面积植保的无人机，该无人机使用GPS进行航线规划，在高空开阔环境下飞行喷洒农药。

审查意见：审查员认为权利要求1不具备创造性。理由是：“对比文件D1公开了一种无人机平台。本申请的区别仅在于采用了激光雷达进行导航和避障，而为运动机器人加装传感器以实现避障是本领域的常规技术手段。因此，本领域技术人员在D1的基础上结合这一常规技术手段，很容易就能得到本发明的方案”。

普通答复：

• 本发明与D1的技术领域和要解决的技术问题完全不同。D1用于开阔的农田，而本发明用于狭窄的室内仓库。本发明的核心在于复杂的点云处理算法，而不仅仅是简单地加装一个激光雷达。二者没有结合的技术启示。

高级答复：

• 我们认为，审查员关于“容易想到”的论证方式存在逻辑跳跃，不符合最高人民法院在处理类似案件时确立的裁判标准。在最高法判例中，法院反复强调，在评述创造性时，不能进行脱离技术背景的“拼凑”。在其中一个典型案例（如“知行终888号”判决书）中，涉案专利涉及一种用于提高显示器性能的取向层材料，而审查员将其与一个用于解决完全不同问题（如提高耐热性）的现有技术相结合。最高法最终认定，由于现有技术要解决的技术问题、发明目的和技术构思均与涉案专利不同，审查员未能阐明本领域技术人员为何会有动机去改造该现有技术以解决一个它本身并不关心的新问题。

• 同样地，在本发明的审查中，D1旨在解决“如何在开阔农田高效喷洒农药”的问题，其GPS方案已能满足需求。它完全没有内在的技术缺陷或需求要去解决“室内狭窄空间的避障”这一截然不同的问题。因此，本领域技术人员根本没有动机将一个为解决室内导航问题的复杂技术手段（激光雷达系统），嫁接到一个完全不需要它的室外农业无人机上。审查员的结论是一种“事后诸葛亮”式的拼凑，缺乏最高法所要求的、基于现有技术本身启示的结合动机。

结语

应当把答复审查意见看成是一场与审查员的专业对话。当面对棘手的客体问题或创造性问题时，通过精准引用官方指南和最高法院的权威判例，你能将争辩的层次从“技术事实”提升到“法律适用和审查准则”的层面，让这场对话更专业、更有针对性。

这不仅体现你的专业深度，更让审查员在权威依据面前不得不重新审视其驳回理由，从而极大提高授权的可能性。