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专利要出海,谨慎选择提前公开中国专利

“我欧洲专利要求了中国专利的优先权,怎么被欧洲审查员拿来否定欧洲申请的新创性了?”

“这不是违背了优先权规则吗?我遇上不专业的审查员了?”

——这种“糟心事儿”,不少人申请海外专利都遇到过。

究其背后原因,并不是审查员不专业,而是国内专利的一个“习惯性操作”导致的。

先申请的中国专利或PCT,如何助力加速后申请的美国专利?

 

国内习惯:提前公开专利

为了加快国内审查,申请人往往会主动提前公开中国专利。

而中国专利能成为海外申请的现有技术,说明申请人也做了这步——提前公开中国专利

大家都知道,优先权期限是12个月。而正常情况下,中国专利要到申请日起18个月才会自动公开。

递交海外专利在前,中国专利公开在后,那中国专利自然不会成为海外专利的“现有技术”。

可一旦选择了提前公开,中国专利通常在6个月左右就公布了,很可能中国专利公开在前,递交海外专利在后。

这样一来,海外审查员就能理直气壮地引用这个中国专利,把它当作现有技术来审查海外申请。

所以,并不是审查员“不专业”,而是申请人在国内阶段的习惯性操作,给海外专利埋下了隐患。

不过,有人还是困惑:“不是要求了优先权吗?那海外专利和中国专利的申请日是一样的,即便中国专利公开了,又怎么能成为海外专利的现有技术?”

 

忽视了海外申请被修改的可能

很多申请人有这种困惑,源自他们申请海外专利都是这样做的——直接翻译中国文件,然后递交海外。

但这完全忽略了中外专利制度和实务差异。

光是海外的审查规则、授权标准,就和中国差异巨大。比如中国的审查重点就是新创性,但美国还会重点审查101、112问题。

再加上技术在不断迭代更新,可能申请海外专利时,技术已经发生变动了。

因此,要想海外专利拿到理想的结果,大多数时候不能原封不动把中国申请“搬”过去,否则海外审查可能会不顺利/技术得不到及时保护。

现实中,在海外专利里修改/新增技术内容几乎是常态,比如:

  • 中国优先权存在技术错误或遗漏;

  • 技术迭代更新了;

  • 原始说明书对权要的支撑不到位;

  • 中国专利进海外有新创性、客体问题等。

 

提前公开会影响新增技术内容

如果提前公开了中国专利,往往会让新增技术内容的审查陷入被动局面。

因为优先权只对相同的实质内容有效——也就是海外申请里,和原始申请重合的技术内容。

新增内容在原始申请中压根儿不存在,也就不能享受优先权日期。

在实际审查时,这部分新增内容必须拿出来跟所有已有公开的技术进行对比。

如果中国专利提前公开,那么审查员就会把这份中国专利也当作“现有技术”,用来判断新增内容的新创性等——即便新增的技术就是申请人自己的。

 

结语

企业之所以选择提前公开中国专利,无非是为了加快国内授权,好让技术尽快获得保护,并形成市场壁垒。

若计划专利出海,这一常规操作就需谨慎选择

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