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中国专利判例解读：说明书只有A=8，B=6，权要写B＜A居然可以案例讲解前，我们先做个小测试： 只有参数A和参数B满足A>B才能实现某效果，说明书中说明了专利申请的技术方案实现了该效果，但是只是记载了一个具体实施例：A=8，B=6。答复时将权要的特征修改成B＜A，会被认为超范围吗？ 一般都会认为超范围，但实际并不总是如此。 最高法发布的案号为“（2021）最高法知行终440号”的案例，就是类似情况，撤销了复审委员会的决定，支持了申请人不超范围的主张。最高法认为，效果的实现不能由记载的具体实施例以外的实施例得到，申请人在专利审查和复审过程中修改权利要求时可以基于该实施例重新合理概括权利要求。 最高法站了申请人，但复审委员会最后还是做出了专利申请授权失败的决定。难道复审委员会还可以不执行最高法的判决？ 让我们先看看最高法判决的部分。 基本案情
申请人在普通审查阶段因为新创性没有授权，并提交了复审，且在复审时增加了后续诉讼的争议特征：“β＜α”。 该涉案专利的权利要求1如下（划线部分为复审新增特征）： 1.一种高压自紧式法兰，主要由套节、卡套、T型密封环和球型螺母、螺栓组成，其特征在于：T型密封环由筋部和唇部组成，套节为两个，两套节夹紧T型密封环的筋部，卡套为上下两个，两卡套夹紧套节，在卡套作用下，与管道形成整体；两套节的密封锥面与T型密封环的两唇部分别形成密封；两卡套夹紧套节后，两卡套之间的间隙为δ，δ≥3mm；T型密封环的唇部为斜面结构，斜面的倾斜角度为β，β≥5°；套节与T型密封环的唇部外斜面接触过盈配合而存在的过盈角度为α，5°≤α≤12°，β＜α；T型密封环套于套节中时，T型密封环的筋部与套节之间存在间隙h，h＞0；安装完成后两套节的端面与密封环的筋部紧密接触。 复审委员会认为“β＜α”这一特征既未记载在说明书，也不能由说明书直接得出，属于超范围。同时，在否定创造性时，没有就特征“β＜α”做评述，但是认为套节和密封环斜面之间过盈配合属于本领域技术人员的常规选择，因此维持了驳回决定。 申请人因不服复审委员会给出的“β＜α”属于超范围的认定，申请人起诉了国知局。 申请人主张的理由是，一方面，从说明书实施例1中的α=8°，β=6°，可以得出β＜α的结论；另外一方面，根据说明书，只有在β＜α时，套节与密封环之间产生挤压，从而形成弹性接触，才能实现密封。 一审法院认为该争议特征的修改未超范围，并判决由国知局重新作出决定；国知局不服，向最高人民法院提二审，二审维持了一审原判。 最高法认为，根据说明书本申请的技术效果是：由于密封环与套节通过锥面接触，形成一种几何弹性接触，压力越高，自紧密封性能越好。然而，只有在密封环的唇部斜面倾斜角度β小于套节与T型密封环的唇部外斜面接触过盈配合而存在的过盈角度α的情况下，才能使套节与密封环产生适当线接触力，形成密封，并实现压力越高，自紧密封性能越好的技术效果。所以，对于β和α之间的三种大小关系：>、<、=，只有β＜α能实现。 专利法第三十三条规定： 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 最高法做出判决结果的法律依据就是这款法条，具体解读是：因为效果的实现无法由记载的具体实施例以外的实施例得到，所以基于该实施例重新合理概括的特征仍然不属于超范围。 在实际审查中，这种权要的修改方式很容易被认为超范围，而且也很难通过抗辩说服审查员。本案就是一个典型的例子，复审委员会一直坚持超范围，直到最高法做出最终判决。 但是，对于一个普通的专利申请人来说，并不是每一件专利都能靠打到最高法去争“赢”对技术的解读。 真正最稳妥的做法就超范围而言，最稳妥的方式还是要写好一份专利的说明书。说明书一旦写明白了，自然就不需要靠最高法去重新解读来主持公道。 一份好的说明书，需要对涉及发明点的技术特征细节做尽可能全面的描述，避免会引起误解的含糊描述。 就本判例，要是在撰写阶段将β与α的关系更清楚地阐明在说明书中，并对过盈配合和非过盈配合的法兰状态与β、α的角度关系对应起来，或许复审阶段就不会遭到国知局超范围的质疑了。 申请人真的有必要上诉吗？申请人这场诉讼确实赢了，但是它真的有必要吗？ 笔者在看到最高法判决时，就认为这个结果可能很“鸡肋”。 申请人上诉的终极目标还是专利授权，但是赢了β＜α不超范围的诉讼就能授权吗？关键还得看β＜α审查员会不会认可新创性。 基本案情里我们说到，复审委员会维持驳回决定时，除了超范围以外，还认为存在创造性问题。在否定创造性时，虽然没有评述争议特征β＜α，但是认为套节和密封环斜面之间过盈配合属于本领域技术人员的常规选择。 就该审查情况，我们基本可以推断，β＜α的存在与否，不影响最终的授权结果。因为它与过盈配合本质是一样的技术限定，审查员也不会认可其创造性。 更大胆的猜测，复审委员会还可能以最高法给出判决的理由，反过去直接以公知常识来作为否定该特征的创造性。既然效果只能β＜α来实现，那要实现该效果，β＜α就是本领域的公知常识。 本案最后的审查结果也证实了笔者的推断和猜测。 最高法判决做出后，复审委员会对本案重新审理，认为，最高法认定结果是因为套节与密封圈通过锥面弹性接触且过盈配合，更具体的β＜α，才能形成的自紧密封。审查员检索的对比文件1因为也记载了类似效果，相当于隐含公开了β＜α，所以该专利申请仍然不具备创造性。 最终复审委员会还是维持了驳回决定。申请人折腾了一大圈，还是没拿到授权。 这里笔者还想说，申请人就超范围的诉讼决定，很可能让本案真正能争取授权的唯一机会丢失了。其实一开始，从过盈配合角度就常规选择去争取可能还有机会，毕竟在没有证据支持下认定是常规选择带有审查员的主观性。但是，有了最高法的认定，反而将这唯一的希望也扑灭了，让复审委员会就过盈配合这个技术点属于现有技术给坐实。 结论虽然通过推导获得的技术内容不属于“超范围”，但撰写清晰、详细的说明书仍然至关重要。一份好的说明书不仅能够确保专利申请的顺利审批，还能够为专利权的有效维护和诉讼提供坚实的基础。 |
