|
如何应对“容易想到”的审查意见？《审查指南》或许告诉了答案——论“容易想到”的基本抗辩逻辑面对“容易想到”的审查意见，您会如何处理？ 抗辩对比文件没有公开，所以不容易想到？ 论述解决同样技术问题的常规手段是A，而不是本申请的特征，所以不容易想到？ 这些做法效果可能都不佳。论述非“容易想到”并不是一个想当然的事情，具体如何处理，还需要从《审查指南》出发。 本文将详细论述“容易想到”的审查逻辑和答复逻辑的关系。
关于“容易想到”的审查逻辑我国《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》中均没有明确规定“容易想到”的具体含义。结合审查员在审查过程中对“容易想到”的评述逻辑，“容易想到”的审查逻辑可能来自于《审查指南》中“公知常识”的审查逻辑。 《审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1(3)(i)规定： “ 下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。” 该规定给出了何为“公知常识”，即： 1. 本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段； 2. 教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。 其中，第2点对“公知常识”作出了明确的界定，但是第1点提及的“惯用手段”则比较模糊，毕竟判断技术手段是否属于“惯用手段”存在比较强的主观性。 这个问题可以结合《审查指南》“公知常识”审查的进一步规定，找到突破口。 《审查指南》第二部分第八章第4.10.2.2节第（4）项规定了： “审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”。 可见，如果审查意见采用“惯用手段”作为“公知常识”的理由，不能仅依靠审查员的主观判断，需要给出确凿的证据来证明。 综上，《审查指南》对“容易想到”的审查逻辑可以归纳为以下两点： 1. 审查员可以通过“容易想到”来否定创造性，而且首次评述时可以不提供证据； 2. 但是，“容易想到”不能依靠主观判断，需要有证据支撑，如果申请人要求证据，审查员就应该提供证据。对于提供的证据，需要满足以下条件：
关于“容易想到”的抗辩逻辑了解了“容易想到”的审查逻辑后，我们就可以针对审查逻辑来制定抗辩策略了。 通常情况下，审查员在首次评述时，可以不提供证据，直接通过“容易想到”来否定创造性。针对这种情况，根据上述《审查指南》第二部分第八章第4.10.2.2节第（4）项规定，申请人可以要求审查员提供确凿的证据，而无需拼命自证，以免弄巧成拙。 需要注意的是，并不是所有被直接评述为“容易想到”的特征都有必要要求证据。 比如，针对一些看起来确实很常规的特征，即使要求证据，审查员也不一定会响应。或者，审查员轻易就可以找到相应的证据。 而且，由于中国答复每次的费用比较低，如果我们在一次答复中一下子针对许多特征要求证据，审查员也可能不会全部都回应。 所以，即使申请人拥有要求证据的权利，但也需要掌握好要求证据的尺度。关于为何不能滥用要求证据。以及如何选择要求证据的特征，后续会有专文详细介绍。 此外，若要求证据后，审查员在后续的审查意见中给出了证据，怎么办？ 显然的，可以按照类似对比文件的处理方式来抗辩。在实务中，有时候也会出现在第一次审查意见中就给出“容易想到”的证据的情况，其处理方式也是一样的。 但是，若证据确实公开了该特征，或者确实和该特征十分相似，是不是就只能接受其是“容易想到”的了？也不一定，针对“容易想到”的证据，还存在其他比较特别的抗辩角度，后续会有专文详细讨论。 至此，我们再回头看文章开头的问题，一切就豁然开朗了。 抗辩对比文件没有公开，所以不容易想到，是毫无逻辑的。没有公开不代表不容易想到。而且，正是因为对比文件没有公开，所以审查意见才采用其他理由（如“容易想到”）来评述，抗辩对比文件没有公开，只不过是在论述审查员认同的内容罢了。 同样，论述解决该技术问题的常规手段是A，而不是本申请的特征，所以不容易想到，也是毫无说服力的。解决该技术问题的常规手段有很多，我们认为是A，审查员可能认为是B，B进一步改进可以得到本申请的特征，从而本申请的特征是容易想到的。 所以，“容易想到”的抗辩逻辑需要和审查逻辑对应，如果完全不管审查逻辑自说自话，即使论述的内容再丰富，也可能无济于事。
结语通过本文，我们初步了解到针对“容易想到”的审查意见，并非是想当然地抗辩非“容易想到”就能解决的，需要弄清楚背后的审查逻辑，才能制定适用的答复策略。 关于“容易想到”，本文介绍的仅是冰山一角，更多内容会在其他文章中详细讲解。 |
