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中国专利申请复审程序与美国专利申请上诉程序比较

中国专利申请复审程序是专利申请被驳回时,给予申请人的一条救济途径。同样的,如果美国申请中收到“最终驳回(Final Rejection)”,上诉(Appeal)至美国专利商标局(USPTO)的专利审理与上诉委员会(PTAB)也是其补救办法之一。美国申请收到“最终驳回”时,申请人可以采取的驳回后重审(AFCP)、继续审查请求(RCE)和上诉(Appeal)等补救办法,请点击阅读

虽然现在很多企业委托专业的代理所来处理专利申请,但是作为申请人,如果能了解中美两国专利审查中的复审/上诉程序,就有可能更好的对申请战略做出决策。 

中国复审程序
1、什么是专利复审?

我国《专利法》第四十一条规定:“国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。”

其中,复审请求案件包括对初步审查和实质审查程序中驳回的专利申请案件。

2、中国复审程序

图片来源于网络

  • 形式审查

专利复审委员会收到请求人提交的复审请求书后,首先进行形式审查。

形式审查的主要内容包括:请求复审的客体、复审请求人的资格、复审请求的期限、文件形式、复审的费用、以及必要时的委托手续等。

如果复审请求不是针对国家知识产权局专利局作出的驳回决定提出的,或者提出复审请求的时间超出了法定的三个月期限,或者复审请求人不是被驳回的专利申请的申请人,则该复审请求将不予受理。

  • 前置审查

依据《专利法实施细则》第六十二条,专利复审委员会经过形式审查受理复审请求从而启动复审程序后,首先将复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)连同原申请案卷一并送交作出驳回申请决定的原审查部门进行前置审查。除特殊情况外,原审查部门应当在自收到案卷之日起1个月内完成“前置审查意见书”。

复审请求人在复审请求时提交修改文本的,前置审查会首先审查申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围(《专利法》第三十三条)、是否仅限于消除驳回决定所指出的缺陷(《专利法实施细则》第六十一条第一款)。符合规定的,以修改文本为基础进行前置审查;不符合规定的,坚持驳回决定,并详细说明修改不符合规定的意见。

  • 合议审查

合议审查中,合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。

但是,除驳回决定所依据的理由和证据外,合议组发现存在足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷,或者存在驳回决定未指出的明显实质性缺陷或与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷,则可以对与之相关的理由及其证据进行审查,并且经审查认定后,应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定。另外,在合意审查中,合议组可以引入所属技术领域的公知常识,或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

总的来说,复审决定有两大类,一种是撤销原驳回决定。专利申请将恢复到作出驳回决定前的状态,国务院专利行政部门继续进行审查程序。另一种是维持原驳回决定。在这种情况下,专利申请人对专利复审委员会作出的维持原驳回决定不服的,可以在法定期限内进入后续司法救济程序。

美国专利申请上诉程序

如果一项权利要求在审查过程中收到了两次驳回意见书,申请人可以针对审查员的驳回意见向专利审理与上诉委员会提出上诉请求[1]

上诉的基本流程
1、上诉通知书(Notice of Appeal)

在收到最终驳回之后,如果申请人决定提出上诉,则需要在规定期限结束之前向上诉委员会递交上诉通知书(Notice of Appeal)。由于专利审查流程中的法定答复期限为六个月,如果申请人在六个月期限内没有递交答复,专利申请将被视为放弃,审查流程终止。因此申请人最迟需在收到Final Rejection的6个月内递交上诉通知书(Notice of Appeal)并缴纳相应的官费(申请人为大实体时为800美元)。另外要注意的是,这6个月期限中只有3个月是免费的,如果在3-6个月之间递交上诉通知书,则需要同时缴纳延期费。

上诉通知书将由专利上诉中心(Patent Appeal Center)进行审查。如果上诉通知书存在缺陷,申请人将会收到来自专利上诉中心的通知。

2、上诉前审查请求(Pre-Appeal Brief)

另外,在递交上诉状(Appeal Brief)之前,申请人也可以考虑使用上诉前的审查请求程序(Pre-Appeal Brief Review Request),该程序是美国专利商标局(USPTO)提出的一个持续性试行项目,于2015年7月12日起实行,一直延续至今。

在上诉体系中插入Pre-Appeal程序,可以缩短审查周期以降低上诉成本。专利申请人在提交Notice of Appeal的同时提交Pre-Appeal请求书(PTO/SB/33表格)及一份不能超过5页的意见陈述书,该意见陈述书应当把论述的重心放在阐述申请人认为的审查员的审查错误上。

通常而言,提出Pre-Appeal的前提条件必须是:(1)驳回理由有明显不当或无依据;(2)驳回理由有明显的事实错误或法律错误。如果申请人认为审查员至少在部分意见上存在明显错误,并且是有事实基础,申请人可以就该部分意见提Pre-Appeal。根据2018年针对USPTO2800技术中心的统计,Pre-Appeal成功(重新进入审查或直接授权)的比例约为37%. [2] 

3、上诉状(Appeal Brief)

如果没有递交Pre-Appeal Brief Review Request,或是Request不成功,上诉人应当在递交上诉通知书的两个月内递交上诉状(Appeal Brief)。这一期限可以通过缴纳延期费的方式获得延长,最多可以延长5个月的时间。递交上诉状时无需缴费。如果上诉人未能在规定期限内递交上诉状,上诉申请将会被视为放弃。

如果上诉人在没有递交上诉通知书的情况下直接递交了上诉状,则会被视为同时递交了上诉通知书及上诉状。前提是上诉状的递交时间符合上诉通知书的递交期限。

上诉人递交了符合规定的上诉状后,除非审查员明确做出答复表示上诉没有继续进行的必要,并且其主管的审查员同意了该答复,否则必须举行上诉会议(Appeal Conference)。

一般来说,上诉状的准备要比普通的审查意见答复(Response to Office Action)更为精细复杂。USPTO对上诉状的形式和内容也有比较严格的规定,所以这一步更应该由专业人士完成。 

4、审查员的答复(Examiner’s Answer)

在收到上诉状之后,审查员会对上诉状做出答复。在此答复中,审查员会对上诉涉及的所有权利要求在审查过程中遇到的驳回理由做出说明。审查员可能会选择撤回其中的一些驳回理由,也有可能会提出新的驳回理由[3]。如果出现了这种情况,上诉人可以通过递交请愿书及缴纳相应费用的方式要求撤回上诉,重新启动审查流程,按照专利审查流程中的方式对审查员提出的新的驳回理由做出答复。上诉人也可以要求保留上诉进程,通过递交回复状(Reply Brief)的方式对新的驳回理由做出答复,但不能在回复状中对权利要求进行修改[4]

5、继续上诉费用(Fee for Forwarding an Appeal)

2013年3月19日起,美国专利与商标局取消了上诉人递交上诉状时需要缴纳的费用,转而增加了一项继续上诉费用(Fee for Forwarding an Appeal)。这意味着上诉人可以在收到审查员针对上诉请求做出的答复后,重新考虑是否需要继续上诉。如果决定继续上诉,则需要缴纳相应的费用。其期限是自审查员寄出上诉答复起两个月内,且不能延期。

这项费用比较高,大实体为2400美元。在实务中,申请人可以在缴纳此费用之前重新对申请的商业价值和授权前景做出评估,以决定是否进一步推动上诉进程。申请人另外的选择是递交Request for Continued Examination (RCE)重新进入实审,甚至就此放弃申请。 

6、口头审理(Oral Hearing)

如果申请人决定继续上诉,除了必须缴纳继续上诉费用之外,申请人还可以选择提出口头审理的请求。在自审查员寄出上诉答复起或申请人递交回复状之日起(以先到期的为准)两个月内,申请人可以递交口头审理的请求并缴纳相应的费用[5]。如果申请人未在规定期限内提出口头审理的请求,上诉审理将以书面的形式进行。

上诉委员会批准申请人的口头审理请求后,会向申请人发出确认口头审理的日期、时间的通知。如果申请人对审理时间有特殊的要求,可以提前向上诉委员会递交请求,只要申请人的要求不会影响到上诉审理正常进行,一般都会被批准。申请人还可以请求通过电话或视频参加审理[6]

7、上诉委员会决定

经过口头审理或书面审理后,上诉委员会会根据审理结果做出决定。上诉审理的管辖权重新转移至审查员一方。常见的上诉委员会的决定包括以下两种:

  • 赞同/部分赞同或推翻/部分推翻审查员的意见,审查员可能会被要求进行重新审查。例如重新考虑某项驳回意见、进一步的检索,或将上诉人的某次修改纳入考虑范围。审查员需要根据上诉委员会的要求继续审查流程。
  • 提出新的驳回意见的基础

上诉委员会可以根据审理过程提出新的驳回意见。在这种情况下,由于上诉委员会此时做出的驳回是非最终的,申请人不能针对上诉委员会做出的决定直接提起新的上诉。因此针对这一决定上诉人可以做出两类回应:(1)申请人可以向审查员递交被驳回的权利要求的修改文档或/和提出证据反驳答辩意见;如果审查员仍然发出了驳回意见,申请人可以再一次向上诉委员会提出上诉;(2)申请人可以请求上诉委员会重新考虑;在上诉委员会做出决定之后的两个月内,申请人可以递交复审请求。

如果上诉人不服上诉委员会的最终决定,可以在两个月内向联邦巡回法院提出上诉,或提起行政诉讼。

中美专利复审程序差异简要对比[7]


中国

美国

启动时机

在驳回决定之后提交复审请求

收到两次驳回意见书后可以提起上诉

审查流程

1)在复审请求提出时提交意见陈述和/或修改文件;

2)对比美国的简要审查请求程序(Pre-Appeal Brief Review  Request),中国无便捷程序;

3)前置审查程序是内部审查,前置意见不传达给请求人,请求人更无需对其进行答复;

4)如在复审阶段作出不利于请求人的意见时,必须给请求人至少一次陈述意见的机会;

5)若因实质性修改导致驳回理由不再成立,将由复审委会会作出撤销驳回的决定后,案件才会进入实审;

6)在驳回后只能通过复审程序来进一步决定能否再次进入实审。

1)提交上诉后,有两个月的时间以确定是否提交上诉状;

2)上诉前审查请求(Pre-Appeal Brief Review Request)这一便捷程序,节省了审查资源与请求人的时间、费用;

3)审查员答复需传达给请求人,且请求人需根据审查员答复内容以决定是否回应及如何回应;

4)美国专利的审查可直接作出决定,也可在请求人的再次提交答复理由书的基础上作出决定;

5)在申诉阶段如果提交了实质性的修改文本,且该修改被接受,将直接重启实审程序;

6)在最终驳回后可通过申请继续审查请求(RCE)的方式继续实质审查。

费用

提交复审请求时一次性缴纳复审相关费

提交上诉后,分步骤缴纳费用

通过以上内容,我们可以看到中国专利复审程序与美国专利上诉程序有一定的差异,且其过程相当复杂。从申请人的角度来说,最好在初步了解两国审查程序的基础上,提前做好充足准备,请专业人士合理安排专利申请的答复策略,尽可能的节省资源和费用,更高效的保护自身权益。




[1]35 U.S.C. 134 (a)

[2]https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Appeals%20and%20PreAppeals%20Processes.pdf

[3] MPEP 1207.02

[4]MPEP 1208

[5]37 C.F.R 41.47 (b)

[6]MPEP 1209

[7]参考文章来源:http://www.doc88.com/p-4127427516225.html