美国专利申请的期末放弃（TerminalDisclaimer）

美国是一个知识产权保护比较完善的国家，禁止重复授权（double patenting）^[1]原则是美国专利法中的一项基本原则。当美国专利审查员认为申请存在重复授权问题时，在某些情况下，申请人可以通过递交期末放弃（Terminal Disclaimer，以下简称TD）的方式来克服这个问题，以便获得新的专利。

所谓的TD是申请人通过同意当前申请（一般为在后申请^[2]）授权成为的专利的保护期限与同一申请人的另一件专利/申请（参考专利/申请）的保护期限相同，放弃在后申请专利获得的“超期保护”，使得两件专利的在同一天失效（如图1所示），避免申请人通过（相比于参考专利/申请）没有创造性的发明申请来延长专利的保护期限^[3]。

期末.png

图1. 期末放弃（Terminal Disclaimer）示意图

那么，期末放弃（TD）到底有什么意义？又需要在什么时候递交呢

一、为什么要递交期末放弃（TD）？

要想了解TD，首先得了解美国的禁止重复授权原则。美国专利法中，有两种类型的“重复授权”是受到禁止的。一种是依照法条禁止的重复授权（statutory double patenting）：基于美国专利法35 U.S.C. § 101，在一项发明获得授权后，禁止对同样的发明再次或者多次授权。因为是基于明确的法条，故称之为依照法条禁止的重复授权。另一种是非依照法条禁止的重复授权（non-statutory double patenting）：当一件申请（当前申请）的权利要求与一件专利/申请（参考专利/申请）的权利要求相比较时缺乏创造性，则依照美国法院的判例^[4]，当前申请不能授权。因为基于判例而不是明确的法条，故称之为非依照法条禁止的重复授权。

在实务中，依照法条禁止的重复授权非常少见，而非依照法条禁止的重复授权却是屡见不鲜。这是因为前者要求“同样的发明”，也就是只有出现了实质上“同样的权要^[5]”时，才会有依照法条禁止的重复授权，而实务中这极少发生。对于依照法条禁止的重复授权的驳回，可以通过删除或者修改涉及同一保护范围的权利要求以使它们的保护范围不再相同来进行克服，或者直接对这样的驳回给出抗辩，但无法通过递交TD来克服。

非依照法条禁止的重复授权，很多时候又被称为创造性类型重复授权（Obviousness-type double patenting，简称ODP），这是因为此类重复授权多数时候是基于当前申请权要相比参考专利/申请的权要不具有创造性而被禁止的。其基本思路是这样：如果申请人已经基于某发明拿到了专利A，如果还允许申请人基于同一发明、但包括了小改进（即相对于A没有创造性）的版本又拿到专利B，而由于专利B申请的晚，等于是变相延长了专利A的保护期，这样是不公平的。基于ODP的驳回，则可以通过递交TD来克服。有了TD，专利B（如果当前申请授权）的保护期限就和专利A一致了，那就克服了公平问题，也就对ODP驳回形成了有效的抗辩。

二、什么时候需要递交期末放弃（TD）？

在实务中，当一件专利申请收到了美国专利商标局发出的官方文件（Office Action，以下简称OA），需要先判断审查员是否在OA中指出存在重复授权的问题；如果有重复授权的问题，则需要依据前面提到的方法来判断审查员提到的重复授权属于依照法条禁止的重复授权还是非依照法条禁止的重复授权。对于非依照法条禁止的重复授权（或称ODP），则需要判断应如何应对ODP，也包括是否要递交TD。

OA中的ODP，理论上来说可以通过比较常规的方法（删除或者修改被驳回的权利要求以及进行抗辩）来应对，毕竟ODP其实还是一个创造性的问题，通常用来应对创造性问题的手段都可以使用。但是，常规方法是否能奏效很难保证，也就是往往意味着不确定性。而递交TD则几乎肯定会成功反驳ODP，所以如果申请人不在意TD导致的负面后果（见下），可以递交一份TD来克服ODP问题。当递交了TD后，审查员会继续审查该申请，如果没有其他问题则可授权。

三、期末放弃（TD）的负面后果

TD最直接的负面后果就是放弃了当前申请授权后得到的专利（一般为在后专利）的一部分保护期限。例如参考专利（一般为在先专利）是2030年1月1日过期，而在后专利如果没有TD是2031年1月1日过期，那在后专利的TD就会使得其保护期缩短一年，也在2030年1月1日过期^[6]。在生物医药领域，这往往是很大的问题，因为医药产品的销售水平往往是逐年递增，到专利保护的末期，有时一天就会有数额极其巨大的销售额。专利保护期的缩短会导致巨大的损失，所以药企在面对ODP时，往往会采取以上所说的“常规方法”来应对，不愿意递交TD。但是，对于电子消费品和软件等领域来说，技术更新很快，专利保护期限的末端往往不重要，这时TD带来的有关期限缩短的问题一定程度上可以忽略，递交TD应对ODP就是很有实用性的手段。

在实务中，很多时候是续案^[7]遇到了基于母案的ODP。客户往往对此非常不解，因为续案的专利期限本来就是从最早的美国或PCT申请日（即母案申请日）算起的^[8]，那递交TD把续案的期限变的和母案一样岂不是毫无意义？这其中最明显的一个原因是专利申请可能会因为“专利期限调整”（PTA）或类似的情况而有期限延长^[9]，而递交TD等于是取消了PTA的效果，确保了续案和母案同时到期。但是，近年来由于USPTO加快了申请的审理速度，PTA越来越少了，这也无形中降低了TD的负面后果。

另外，TD还有一个常常被人忽视的负面后果，即在先专利和在后专利必须有同一个专利权人。这个要求的后果就是当转让专利时，专利A和专利B必须打包出售，不能拆分，这就从一定程度上限制了专利运营的灵活度。在实务中，由于专利A和专利B往往本来就是与同一个发明有关，对未来运营的期许也往往是会打包运作，于是TD在这方面的负面后果也就变的可以承受。

四、如何递交期末放弃（TD）

有两种方式来递交TD，一种是填写美国专利商标局（USPTO）提供的表格（PTO/AIA/26）；一种是直接在美国专利局官方网站上填写网页版的TD（即Electronic Terminal Disclaimer）。

在填写TD时，有以下几点要求：

1. 需由专利权人（申请人或受让人）或者委托的代理人签字；

2. 如果是代理人递交，必须有具有效力的委托书（Power of Attorney， POA）；

3. 在先专利/申请的信息；

4. 专利权人所占有的比例；

5. 递交TD需同时缴纳官费，目前的官费为160美元^[10]。

针对以上第3点，可能存在不止一个在先专利或申请，此时需要根据审查员下发的OA来具体判断，建议由专业的代理人来处理。针对以上第4点，要求权利转让声明文件（Assignment）已在USPTO登记。

以上是对期末放弃的简单介绍，在实际操作过程中遇到的情况可能会比较复杂，而美国近几年也出现过几件使之更加复杂化的案例。虽然申请人也有资格提交期末放弃，但我司建议由专业人员来处理。如果大家有任何问题，欢迎联系七星天，我们会提供专业的咨询服务。

[1]MPEP 804

[2]也有其他可能，但比较少见。